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La Gaceta Nº 44 Lunes 4 de marzo del 2019
solicito se declare con lugar la acción de cancelación por no uso entablada y se cancele la inscripción de las marcas Barista Nº 179311 y 178038 a favor de Cantata S. A.
VII.Sobre el fondo del asunto. Analizado el expediente y tomando en cuenta lo anterior, se procede a resolver el fondo del asunto:
Para la resolución de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso es de gran importancia recalcar lo dispuesto por el Tribunal Registral Administrativo en el Voto Nº 333-2007, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre del dos mil siete, que señala respecto a los artículos 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, lo siguiente:
Estudiando ese artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde a quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo, corresponde a quien esté en la posibilidad técnica o práctica de materializar la situación que se quiera demostrar.
Como ya se indicó supra, el artículo 39 que específicamente se refiere a la cancelación del registro por falta de uso de la marca, establece que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca, también puede pedirse como defensa contra: un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca. Pues bien, el artículo 42
que establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda los supuestos de los artículos 7 u 8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal.
Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función, pero desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico.
No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, por lo que lleva razón el apelante al decir que: su solicitud es cancelación por no uso y no nulidad por vicios en el proceso de inscripción. En tal sentido este Tribunal por mayoría, concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.
Estudiados los argumentos del solicitante de las presentes diligencias y analizadas las actuaciones que constan en el expediente, se tiene por cierto que la compañía The Coca-Cola Company, demuestra tener legitimación y un interés directo para solicitar la cancelación por falta de uso, de la solicitudes de inscripción de marca efectuadas en los expedientes Nos. 2017-11645 y 2017-11644, tal y como consta en las certificaciones de folio 20-23 del expediente, se desprende que las empresas son competidoras directas.
En cuanto al uso, es importante resaltar que el artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos señala:
Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.
Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.
El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.

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Es decir, el uso de la marca debe ser real, la marca debe necesariamente ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma distingue, deberán encontrarse fácilmente en el mercado, además deben estar disponibles al consumidor; sin embargo, si por causas que no son imputables al titular marcario ésta no puede usarse de la forma establecida no se procederá a la cancelación del registro respectivo.
Visto el expediente se comprueba que el titular de las marcas Baristadiseño, registros Nº 178038 y Baristadiseño, registro Nº 179311, descritas anteriormente, al no contestar el traslado, ni señalar argumentos y aportar prueba que indicara a este registro el uso real y efectivo en el mercado costarricense de sus marcas, tales como, pero no limitados a, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría, incumple los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. En razón de lo anterior, se concluye que dicho titular en su momento oportuno pudo haber aportado la prueba correspondiente para demostrar que cumple con los requisitos que exige este ordenamiento para que sus marcas no sean canceladas, siendo el requisito subjetivo: que la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto; el requisito temporal: que no puede postergarse o interrumpirse su uso por un espacio de 5 años precedentes a la fecha en la que se instauró la acción de cancelación y el requisito material: que este uso sea real y efectivo.
El uso de una marca es importante para su titular ya que posiciona la marca en el mercado, es de interés para los competidores, porque les permite formar una clientela por medio de la diferenciación de sus productos; para los consumidores, ya que adquieren el producto que realmente desean con solo identificar el signo y para el Estado, pues se facilita el tráfico comercial. Por otra parte, el mantener marcas registradas sin un uso real y efectivo constituye un verdadero obstáculo para el comercio ya que restringe el ingreso de nuevos competidores que sí desean utilizar marcas idénticas o similares a éstas que no se usan.
Siendo la figura de la cancelación un instrumento que tiene el Registro de la Propiedad Industrial que brinda una solución al eliminar el registro de aquellos signos que por el no uso real, efectivo y comprobable generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores, descongestionando el registro de marcas no utilizadas, aproximando de esta forma la realidad formal del registro a la material del mercado lo procedente es cancelar por no uso las marcas Baristadiseño, registros Nº 178038 y Baristadiseño, registro Nº 179311, descritas anteriormente.
VIII.Sobre lo que debe ser resuelto. Analizados los autos del presente expediente, queda demostrado que el titular de las marcas Barista diseño, registros Nº 178038 y Barista diseño, registro Nº 179311, descritas anteriormente, al no contestar el traslado otorgado por ley no comprobó el uso real y efectivo de sus marcas, por lo que para efectos de este registro y de la resolución del presente expediente, se tiene por acreditado el no uso de la misma, procediendo a su correspondiente cancelación. Por consiguiente, y de conformidad con lo expuesto debe declararse con lugar la solicitud de cancelación por no uso, interpuesto contra los signos supracitados. Por tanto, Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos Nº 7978 y de su Reglamento, I Se declara con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta contra el registro de las marcas Baristadiseño, registros Nº 178038
y Baristadiseño, registro Nº 179311, descritas anteriormente, ambas descritas anteriormente y propiedad de la empresa: Cantata S.
A. II Se ordena notificar al titular del signo mediante la publicación íntegra de la presente resolución por tres veces en el Diario Oficial La Gaceta, de conformidad con lo establecido en el artículo 334
y 241 de la Ley General de Administración Pública; así como el artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 49 de su Reglamento, a costa del interesado y se le advierte que hasta tanto no sea publicado el edicto correspondiente y su divulgación sea comprobada ante esta oficina mediante el aporte de los documentos que así lo demuestren, no se cancelará el asiento correspondiente.
Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que promuevan los recursos que consideren oportunos, sea el de revocatoria y/o apelación, en el plazo de tres días hábiles y cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante esta Autoridad Administrativa, quien en el caso de interponerse apelación, si está en tiempo, la admitirá y remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone