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La Gaceta Nº 23 Viernes 1 de febrero del 2019
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, y manifestó literalmente que en su condición aceptaba la cancelación parcial por falta de uso de la clase 16 internacional, conservando la protección de las clases 25, 29, 30, 31 y 32 que también protege el signo de su representada PRODIGIO diseño registro Nº 196422. F. 18.
VI.En el procedimiento no se nota defectos ni omisiones capaces de producir nulidad de lo actuado.
Considerando:
I.Sobre los hechos probados.
Primero: Que en este registro se encuentra inscrita la marca PRODIGIO diseño, registro Nº 196422, inscrita el 13/11/2009 y con fecha de vencimiento 13/11/2019, en clase 16 internacional, para proteger papel, cartón, artículos de papel, artículos de cartón, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos pegamentos para la papelería, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina excepto muebles, material de instrucción o de enseñanza excepto aparatos, caracteres de imprenta, clichés, libros, revistas, periódicos, panfletos, folletos, sobres, tarjetas de presentación, papel membretado, asimismo también se encuentra registrada para las clases 25, 29, 30, 31, y 32 internacionales, propiedad de la UNIVERSIDAD DE COSTA
RICA domiciliada en Montes de Oca. San José, cédula jurídica 4-000-42149, tal y como se despende de la certificación que consta a folio 19 del expediente.
Segundo: Que la empresa April International Enterprise PTE, LTD., solicitó el 24 de abril de 2018, la inscripción de las marcas PRODIGI y PRODIGI diseño, ambas en clase 16
internacional para proteger, Papel, cartón y artículos de papelería, a saber, papel de imprenta, papel para escribir y para dibujar, pape! para mecanografía, papel azul para planos, papel blanco, papel para tarjetas postales, papel tisú, papel tisú para copias, papel para facsímil, papel para cartas, hojas sueltas, cuaderno, cuaderno de bocetos, cuaderno de ejercicios, panel de escritura, papel de copiado sin carbón, bloc de notas con adhesivo, carpeta de papel, adhesivos, sobres, libro de cuentas, papel rayado, bolsillo de papel, papel para notas, papel y materiales para envolver y empacar, papel de copia, bajo los expediente 2018-3456 y 20183457 respectivamente, solicitudes que se encuentran en suspenso a la espera de las resultas del presente trámite, certificaciones que constan de folio 21 al 24 del expediente.
II.Sobre los hechos no probados. Ninguno relevante para la resolución del presente asunto.
III.Representación y facultad para actuar. Analizado el poder especial, documento referido por el interesado en su escrito de solicitud de la presente cancelación, se tiene por acreditada la facultad para actuar en este proceso de Mariana Vargas Roqhuett, en su condición de apoderada especial de la empresa April International Enterprise, PTE LTD F. 9-12. Asimismo, visto el poder especial cuya certificación de copia consta a folio 25 del expediente, se tiene por acreditada la facultad para actuar en el presente proceso de Silvia Salazar Fallas, en su condición de apoderada administrativa de la titular del signo UNIVERSIDAD
DE COSTA RICA.
IV.Sobre los elementos de prueba. Este registro ha tenido a la vista para resolver las presentes diligencias lo manifestado por la parte promovente en su escrito de solicitud de cancelación por falta de uso F. 1-7.
V.En cuanto al Procedimiento de Cancelación. El Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N 30233-J, establece que una vez admitida a trámite la solicitud de cancelación por no uso, se dará audiencia al titular del distintivo por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la resolución mediante la cual se le da traslado de la solicitud de cancelación de marca; lo anterior, de conformidad con el artículo 49 en concordancia con el numeral 8 del Reglamento en cita.
Analizado el expediente, se observa que la resolución mediante la cual se dio efectivo traslado de las diligencias de cancelación, se notificó el 1 de agosto de 2018, tal y como se desprende del acuse de recibo corporativo que consta a folio 17 del expediente.

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VI.Contenido de la Solicitud de Cancelación. De la solicitud de cancelación por no uso interpuesta, se desprenden literalmente los siguientes alegatos:
mi representada presentó en fecha 14 de abril de 2018, la solicitud de inscripción de la marca PRODIGI Y
PRODIGI logo, ambos en clase 16, expedientes número 2018-3456 y 2018-3457 la marca PRODIGIO, registro número 196422, propiedad de la Universidad de Costa Rica, no se encuentra en uso, por lo que mi representada procede a solicitar la cancelación de registro por falta de uso
solicito respetuosamente que se proceda con la cancelación del registro número 196422 de la marca PRODIGIO, en clase 16 aclaro que la solicitud de cancelación por falta de uso es Parcial, únicamente respecto a la clase 16
Por su parte la titular del signo se apersonó al proceso por medio de su representante y manifestó literalmente lo siguiente:
Me presento respetuosamente ante su autoridad para contestar la notificación de las quince horas y siete minutos del once de julio de dos mil dieciocho con base en los siguientes argumentos que aceptamos la cancelación parcial por falta de uso de la clase 16 internacional. Que conservamos la protección de las clases 25, 29, 30, 31 y 32 internacional correspondientes a la marca PRODIGIO
VII.Sobre el fondo del asunto: analizado el expediente y tomando en cuenta lo anterior, se procede a resolver el fondo del asunto:
Para la resolución de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso es de gran importancia recalcar lo dispuesto por el Tribunal Registral Administrativo en el Voto Nº 333-2007, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, que señala respecto a los artículos 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos lo siguiente:
Estudiando ese artículo, pareciera que la carga de la prueba del uso de la marca, corresponde a quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el demandante dado que la prueba de un hecho negativo, corresponde a quien esté en la posibilidad técnica o práctica de materializar la situación que se quiera demostrar.
Ese artículo está incluido dentro del Capítulo VI de la Ley de Marcas, concretamente en las formas de Terminación del Registro de la Marca, y entre estas causales se establecen:
control de calidad referido al contrato de licencia; nulidad del registro por aspectos de nulidad absoluta o relativa;
cancelación por generalización de la marca; cancelación del registro por falta de uso de la marca y renuncia al registro a pedido del titular.
Como ya se indicó supra, el artículo 39 que específicamente se refiere a la cancelación del registro por falta de uso de la marca, establece que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca, también puede pedirse como defensa contra: un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca . Pues bien, el artículo 42 que establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda los supuestos de los artículos 7 u8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal.
Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico.
No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos; por lo que lleva razón el apelante al decir que: su solicitud es cancelación por no uso y no nulidad por vicios en el proceso de inscripción.