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La Gaceta Nº 70 Sábado 4 de abril del 2020

Para la resolución de las presentes diligencias de cancelación de marca por falta de uso es de gran importancia recalcar lo dispuesto por el Tribunal Registral Administrativo en el Voto N 333-2007, de las diez horas treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, que señala respecto a los artículos 42 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos lo siguiente:
Como ya se indicó supra, el artículo 39 que específicamente se refiere a la cancelación del registro por falta de uso de la marca, establece que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca, también puede pedirse como defensa contra: un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca. Pues bien, el artículo 42
que establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad, se refiere específicamente a esa causal, cuya marca desde su origen contiene vicios que contraviene en lo que corresponda los supuestos de los artículos 7 u 8 citados, cuya carga probatoria corresponde a quien alega esa causal.
Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. No es posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos, por lo que lleva razón el apelante al decir que:
su solicitud es cancelación por no uso y no nulidad por vicios en el proceso de inscripción. En tal sentido este Tribunal por mayoría, concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.
Tal y como lo analiza la jurisprudencia indicada, en el caso de las cancelaciones por falta de uso la carga de la prueba corresponde al titular marcario, en este caso Expansión Eléctrica S.A.S., que por cualquier medio de prueba debe demostrar la utilización de la marca EXE, registro 87867.
Ahora bien, una vez estudiados los argumentos del solicitante de las presentes diligencias y analizadas las actuaciones que constan en el expediente, se tiene por cierto que la empresa Productos Químicos Panamericanos, S.A., demuestra tener legitimación y un interés directo para solicitar la cancelación por falta de uso, de la solicitud de inscripción de marca que se presentó bajo el expediente 2018-3395, tal y como consta en la certificación de folio 25 del expediente, se desprende que las empresas son competidoras directas.
En cuanto al uso, es importante resaltar que el artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos señala:
Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.
Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar el registro ni disminuirá la protección que él confiere.
El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de la marca.
Es decir, el uso de la marca debe ser real, la marca debe necesariamente ser utilizada en el comercio y los productos a los que la misma distingue, deberán encontrarse fácilmente en el mercado,
además deben estar disponibles al consumidor; sin embargo, si por causas que no son imputables al titular marcario ésta no puede usarse de la forma establecida no se procederá a la cancelación del registro respectivo.
Visto el expediente se comprueba que el titular de la marca, no aportó prueba que demostrara a este registro el uso real y efectivo en el mercado costarricense de su marca, tales como, pero no limitados a, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría, incumple los requisitos establecidos por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.
En razón de lo anterior, se concluye que dicho titular en su momento oportuno pudo haber aportado la prueba correspondiente para demostrar que cumple con los requisitos que exige este ordenamiento para que su marca no sea cancelada, siendo el requisito subjetivo: que la marca es usada por su titular o persona autorizada para dicho efecto; el requisito temporal: que no puede postergarse o interrumpirse su uso por un espacio de 5 años precedentes a la fecha en la que se instauró la acción de cancelación y el requisito material: que este uso sea real y efectivo.
El uso de una marca es importante para su titular ya que posiciona la marca en el mercado, es de interés para los competidores, porque les permite formar una clientela por medio de la diferenciación de sus productos; para los consumidores, ya que adquieren el producto que realmente desean con solo identificar el signo y para el Estado, pues se facilita el tráfico comercial. Por otra parte, el mantener marcas registradas sin un uso real y efectivo constituye un verdadero obstáculo para el comercio ya que restringe el ingreso de nuevos competidores que sí desean utilizar marcas idénticas o similares a éstas que no se usan.
Siendo la figura de la cancelación un instrumento que tiene el Registro de la Propiedad Industrial que brinda una solución al eliminar el registro de aquellos signos que por el no uso real, efectivo y comprobable generan obstáculos para el ingreso de nuevos competidores, descongestionando el registro de marcas no utilizadas, aproximando de esta forma la realidad formal del registro a la material del mercado lo procedente es declarar con lugar la presente acción y cancelar por no uso la marca EXE, registro 87867, descrita anteriormente. Por tanto, Con base en las razones expuestas y citas de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos N 7978 y de su Reglamento, I Se declara con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta contra el registro de la marca EXE, registro 87867
inscrita el 10/08/1994, vencimiento el 10/08/2024, que protege en clase 9 internacional Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos incluso la radio, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesa, de medir, de balizamiento, de control inspección, de socorro salvamento y de enseñanza, aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o ficha, máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular, aparatos extintores y en especial aparatos eléctricos de control y distribución de energía, propiedad de Expansión Eléctrica S.A.S. II Asimismo, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas, se tiene como caduca de pleno derecho cualquier Expresión o señal de publicidad comercial, que publicite exclusivamente la marca aquí cancelada por falta de uso. III Se ordena la publicación de la presente resolución por una sola vez en el Diario Oficial La Gaceta, de conformidad con lo establecido en el artículo 334 y 241 de la Ley General de Administración Pública; así como el artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el 49 de su Reglamento, a costa del interesado. Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que promuevan los recursos que consideren oportunos, sea el de revocatoria y/o apelación, en el plazo de tres días hábiles y cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante esta Autoridad Administrativa, quien en el caso de interponerse apelación, si está en tiempo, la admitirá y remitirá al Tribunal Registral Administrativo, conforme lo dispone el artículo 26 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual N 8039. Notifíquese.Lic.
Luis Jiménez Sancho, Director.1 vez. IN2020450277 .